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특허(Patents)

1. 의의

(1) 정의

- 새롭고 유용한 발명의 공개에 대한 보상으로 일정기간 정부가 보장하는 독점적인(배타적인) 권리

※ 정부 : USPTO(U.S. Patent & Trademark Office)

(2) 독점적(배타적) 권리

- (권리내용) 제작권한, 사용권한, 판매(판매제공)권한, 미국내로 수입권한

- (저작권과 차이점) 독자적으로 발명했어도 특허를 침해하면 특허침해로 인정

(3) 권리행사의 방법

1) negative right(소극적 권리) : 독점적 권리 내용을 못하도록 하는 권리

- 파생 발명에 대한 권한까지 보호하지 않아, 최초 발명자가 자신의 발명품을 개량하는 것을 방해하는 Blocking Patent(상호저촉특허)가 가능

2) 라이센싱과 크로스라이센싱

- 소극적 권리를 행사하는 대신 로열티 또는 보상을 받고 다른 당사자가 발명품을 사용하게 할 수 있음

- (라이센싱) 로열티나 다른 보상을 대가로 특허를 사용하도록 허가하는 것

- (크로스라이센싱) 서로 상대방의 특허를 사용하도록 하는 것

(4) 특허취득

- 특허변호사를 고용해서 USPTO에 등록심사, 거절당할 경우 항소가능

- 개인과 기업은 USPTO 웹사이트 또는 구글을 통해 특허 검색 가능

(5) 특허기간 등

- 20년(95년 이후), 최초 심사청구비용 330$, 등록시 1,510$

- 20년 이내라도 특허유지비용을 납부하지 않으면 특허는 공개됨

- 인터넷 특허와 관련하여, 아마존CEO Jeff Bezos는 인터넷과 소프트웨어 특허의 경우 3~5년으로 짧게 하자고 주장하였으나, 받아들여지지는 않음

(6) 독점권에 대한 지역적 제한

- 특허는 해당 국가 내에서만 적용 가능

(7) 저작권과 특허

2. 특허의 조건(4가지)

(1) 특허대상에 해당할 것(section 101)

- 4개의 카테고리(절차, 기계, 제조물, 배합비)로 크게 구분되며 대상을 광범위하게 규정하나 자연법칙, 물리적 형상, 추상적 아이디어는 해당되지 않음

(2) 실용성(utility)

- 실용성은 쉽게 인정되며, 실용성이 인정되면 기술한대로 작동되어야 함

(3) 신규성(novelty) - 새로운 것

- 특허의 주요 쟁점사항으로 미국을 포함한 어느 국가에서든 다른 특허 등록, 출판물로 공개 또는 이미 사용 중인 것(prior art)이면 특허가 되지 않음

- grace period(특허제출기간) : 신규 발명품에 대해 일단 회사가 사용·판매한 경우, 1년 이내에 특허를 제출하지 않으면 신규성을 잃어 특허등록이 되지 않음

- First-to-Invent(최초 발명한 것) : 특허제출시기보다 발명시기를 우선시함

cf. 우리나라 등 대부분의 나라는 First-to-File정책을 취하고 있음

(4) 진보성(nonobviousness) : 사소하지 않아야 하며, 당연하지 않아야 함

- prior art와 비교하여 사소한 차이만 있는 경우에는 진보성이 부인되며, prior art와의 차이점이 많거나 크고, 일상적인 수준의 기술이 적용된 부분이 적어야 함

- 이러한 진보성의 요구조건으로 Graham v. John Deere 판례에서 ‘부차적인 고려사항(secondary considerations)’을 제시

a)(상업적 성공)먼저 발명돼서 시장에 출시된 제품보다 상업적으로 성공

b)(오랫동안 필요로 함)장기간 해결되지 않았던 문제를 해결

c)(다름사람의 실패)다른 기술자들이 시도했으나 실패한 발명

d)(복제)다른 발명이 있지만 경쟁자들이 이 발명을 복제했을 것

(5) 관련문제

1) 특허의 유형 – 실용특허(대부분), 디자인특허, 식물특허

2) 디자인특허와 인터넷

- 저작권, 상표권과 중복되기도 하며, 디자인 특허는 14년간만 유효하나 추가적인 유지비용 불필요 (반면에 실용특허는 20년간 보장, 유지비용 필요)

- 디자인에 대해 14년간 특허로 등록할 경우, 사업자는 상표권에서 요구하는 ‘2차적 의미’를 생성(establish)하기 위해 의도적으로 광고할 수 있음

3) 소프트웨어 특허

- 저작권과 특허 모두로 보호가능 하지만 ①특허기간이 저작권 기간보다 훨씬 짧고, ②특허등록 비용이 더 비싸고, ③특허는 전체를 공개해야 하기 때문에 도용당하기 쉬워 저작권에 의한 보호를 선호

4) 사업모델 특허(Business Method)

- 미연방법원은 state street bank & trust Co. v. Signature Financial 판결에서 특허권으로 청구하고 있는 대상이 실제로 적용될 가능성이 있으면 영업방법도 특허의 대상이 될 수 있다고 함에 따라 사업모델(BM)특허가 급격히 증가.

3. 특허침해 소송

- 특허소송 비용이 매우 높고, 변호사가 가져가는 비용이 과다함.

- 특허권자는 침해하고 있는 상대방에게 먼저 로얄티 지급 또는 특허권 침해를 중지하라는 요청이 담긴 ‘중지요청(cease-and–desist letter)’을 보내기도 함

(1) 침해여부 판단 : 아래의 두 단계를 거침

- Markman hearings : 법원이 당사자가 제출한 증거자료를 토대로 특허 청구항의 해석을 확정하는 과정

- 법원이 고소된 장치나 절차를 설명하는 주장을 상호 비교함

(2) 피고의 방어

1) 일반적인 방어전략

① 피고의 제품이나 행위가 특허를 침해하지 않았다는 것을 소명

② 특허자체가 무효이거나 강제할 수 없다고 주장

2) 특허소송 방어 사례

- (침해가 아님) 특허는 주장된 모든 요소를 사용한 경우에 인정되므로 주장된 특허 중 1가지 요소만 방어한다면 특허를 침해가 부정됨

- (예측가능해서 무효) 제기된 특허가 예측가능하여 새롭지 않고(not novel) 당연(obvious)하다고 주장하는 것으로 방어권자가 증거를 제시해야하는 부담이 있음

- (당연해서 무효) 예측불가능한 새로운 발명이더라도 prior art에 비해 조금의 차이만 있고 그러한 차이가 관련 분야에서 일상적인 기술을 가지고 있는 사람에게 당연한 경우에는 효력이 부인됨

- (유효하더라도 강제할 수 없음) 특허청구시 일부러 선행기술을 알리지 않는 경우와 같이 불공평한 행동을 한 경우에는 특허를 강제할 수 없음

- (선행 사용자를 위한 BM특허의 특별예외) 다른 당사자가 해당 BM에 대한 특허를 받기 이전부터 비밀리에 사용하고 있었던 경우에는 예외 인정

(3) 특허침해에 대한 구제

- 특허 침해가 없었으면 받았을 이익 배상(손해배상) 및 변호사 비용

- 법원의 중단명령은 특허권자에게 강한 거래지위를 보장해줌

4. 특허관련 표현

- 특허지뢰(Patent landmines) : ①특허 출원 시 18개월간 공개되지 않고, ②먼저 등록된 특허의 탐색 및 해석이 어려워 의도치 않게 다른 특허를 침해가능

- 특허덤블(Patent Thickets) : 복잡하게 얽혀있는 기존 특허 및 저작권 등의 관계

- 특허위협(Patent Hold-ups) : 여러 개의 특허를 사용해야 하는 경우 다른 특허 사용권을 취득하더라도 하나의 특허 사용권을 취득하지 못하면 전체를 사용불가

- 특허트롤(Patent Trolls) : 특허를 사들여 침해 소송을 통해 돈을 버는 것을 전문으로 하는 기업

5. 기타

(1) Bayh-Dole Act, 1980년

- 미 연방정부의 연구비 지원을 받은 연구개발 결과에 대한 권한을 대학 등 비영리법인이나 중소기업이 소유할 수 있도록 함

(2) 기업의 특허소송 방어전략

①특허 요건에 맞지 않다고 주장

②유사한 특허를 구입하거나 개발

③회사끼리 특허를 공요하는 등 전략적 제휴하기

ex) 삼성, LG, 소니 등 pool을 만들어 전략적 제휴